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抢占竞争优势,洞见企业海外并购中的常识产权关键点 编辑:顾萍 2018-11-01

 

 

常识产权作为企业抢占竞争优势的关键性资源,已经成为中国企业开展海外并购活动的重要标的[1]。然而,涉及常识产权的海外并购是一个十分复杂且高风险的过程,即便是大型跨国企业也曾出现过失误,比如苹果企业购买唯冠企业iPad商标[2]。基于常识产权获取的并购活动包括并购前、并购中和并购后三个阶段中常识产权并购风险的准确甄别,以最大化获取和保护企业自身权益为目标,有效实现常识产权转移、重组和价值创造。

 


 

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并购前的调查

 

(一) 常识产权相关性与协同性调查

本项调查的目的是明确目标常识产权和企业现有资产的相关性与互补性,帮助中国企业制定海外并购战略。在基于常识产权的并购战略制定中,首先要解决的就是并购意图,也就是需要确定何种原因或者目标,促使并购者基于常识产权进行并购。并购意图的确定,有助于确定并购目标的选择标准。实践操作中,要进行海外并购的中国企业向外部律师咨询之前,会有自己的目标与希望,调查人员最好与企业充分沟通,以便有针对性的进行下一步的常识产权尽职调查。

 

一般来说,基于常识产权的并购意图,可能是因为从外部获取常识产权的交易成本过大,需要通过并购的形式从内部获取常识产权。如专利技术的外部交易成本过高,或者内部创新的成本较高或者风险较大等,通过并购拥有与并购者发展战略相匹配的常识产权资源的目标企业,从而实现内部的常识产权获取或转移。也可能是基于海外市场开拓的需要,通过并购海外拥有一定知名度的品牌及其营销渠道,即获取商标及附着于商标资产之上的市场资源,从而实现海外市场的快速开拓。当然,还有一种比较常见的情况就是市场需求时不我待,常识产权并购无疑是迅速获取所需资源,进入目标领域和目标市场的快速战略。

 

在确立并购战略之后,就是以并购意图或者说是并购动机为基础确立并购目标。在基于常识产权的并购目标选择中,一般要综合考虑如下因素:

 

? 1.看重目标企业何种类型的常识产权,是专利技术、商标还是商业秘密,或者是把其中的几种要素同时作为考虑的标准。

 

? 2.根据自己的企业并购战略选择特定类型的目标企业,一般来说,如果以专利技术为并购的关键要素,往往会选择小型创新性企业作为目标企业;如果是以商标为并购的关键要素,往往会选择大型高知名度企业作为目标企业。

 

基于常识产权的并购交易取得成功依赖于并购者如何有效地评价并购目标的价值和潜在的常识产权协同效应。搜集广泛的、准确的、必要的信息对成功并购起到了关键的作用。信息在这里可以被界定为对维护和增强常识产权并购决定起必要作用的一系列事实和资料。

 

应该说,基于常识产权的并购是企业基于资源观点的发展,并购者必须了解目标企业是否拥有有价值的常识产权资产。且这些有价值的常识产权资产的价值性,必须强调其与并购者的发展战略,无论是技术开发战略还是市场拓展战略的需要相匹配。也就是说,在进行信息的搜集和筛选时,必须注重目标企业的常识产权资产与并购者之间的适配性和互补性。北京市常识产权局发布的企业海外常识产权预警引导规程中有具体的引导[3],该引导虽然更多的是从预警角度进行分析建议,但常识产权预警的日常运作对常识产权并购也会起到关键的引导作用,预警发现的问题或者潜在问题往往就是并购的动机,预警中做的分析也部分解决了相关性和协同性问题。

 

综合分析上述所有因素,基本可以确定目标企业和目标常识产权根据并购目标企业的不同分为横向、纵向并购两种形式。横向并购包括并购竞争对手的专利、商标,形成正向的协同效应;也包括用防御性的策略弱化竞争对手的IP应用,建立自身专利、商标的市场影响;纵向并购主要目的是延长产业链,优化产业布局,提升产业整合程度。

 

(二) 常识产权价值调查(常识产权尽职调查)

随着常识产权的相关交易在企业并购中的比重越来越大,甚至成为一些企业收购的核心目标,有关常识产权法律风险的意识和评估愈发重要,其对于商业目标实现的战略意义也愈发凸显。

 

涉及常识产权的企业并购在法律上必然导致常识产权权属的转移常识产权作为无形资产,其转移涉及到的法律问题相较于传统实物资产的转移更为复杂。比如,在先权利的审核,转移的程序性管理,权利价值的确认等,在交易前后均存在着诸多的不确定性和纠纷隐患。对于常识产权调查的方向,北京市常识产权局也给出了一些参考维度。

 

并购目标越明确,调查的针对性就越强,实现并购目标的可能性也就越大。

 

如果并购方的首要目标是获得被收购方的骨干员工和技术秘密,那么需要对员工情况进行重点调查,比如员工是否都签署了保密协议,是否约定了发明创造成果所有权的归属,哪些是骨干员工,已使用哪些激励方法来激励骨干员工,骨干员工是否愿意留下来继续为并购方工作,是否有竞业限制条款防止骨干员工离职后使用保密信息从而损害目标企业利益。

 

如果并购方的首要目标是获得关键技术,那么调查重点将集中在技术相关的方面,比如目标企业采用哪些措施来保护关键技术,是否开展了适当步骤来保护常识产权,关键技术的实施及其产品是否侵犯第三方常识产权,并购方是否可以先获得技术许可(即便并购仍在谈判中)。

 

如果并购方首要目标是通过并购获得驰名或新兴的品牌,从而进入一个新市场或者扩大市场份额,那么调查的重点则在于目标企业的品牌是否获得了全面的权利保护。

 

 
 
 
 
 
 

有针对性的调查之外,普遍而言在企业并购中需要重点关注的常识产权法律风险主要有以下四种:

 
 
 
 
 
 

 

1.常识产权所有权权属瑕疵风险

企业并购如果涉及到常识产权的权属转移,首先要审查的是该常识产权的权属问题。如果权属存在瑕疵将直接导致收购失败。为了识别所有权权属瑕疵风险,通常需要全面审查目标企业签署的与常识产权相关的合同,包括许可协议、销售合同、供货订单、代理协议、协议、员工职务发明协议、常识产权质押贷款协议等。

 

一般来说,目标企业使用的常识产权可能存在三种所有权形式:企业所有的常识产权、与他人共有的常识产权、以及第三方(雇员、独立合同方或其他第三方)所有的常识产权。在后两种情况下,常识产权的权属瑕疵风险较大,应予以注意:

 

 
 

(1)共同所有的常识产权

 
 

一般而言,常识产权的共有人之间的权利和义务采取约定优先的原则。在企业并购中,如果目标企业存在共同所有的常识产权,需要审查该常识产权按约定或规定是否需要共同所有人全部同意方可转移。因此,需要仔细审查共同所有权的内容,例如,各方的许可权限、常识产权转移的条件、对常识产权有效性的维持以及侵权发生时的救济方式等约定。

 

如果被收购或者被并购的目标企业的常识产权在美国,交易时要特别注意。因为美国的专利权共有人不需要通知其他共有人就可以单独处分共有专利,并且收益无需与其他共有人分享。

 
 

(2)雇员所有的常识产权

 
 

如果目标企业的雇佣合同明确规定,专利发明归雇员所有,该企业就不是该项专利的所有权人。因此,应当仔细审查目标企业相关劳动合同中对于发明创造的专利权的约定条款,以确定专利权的权属状况,查明是否需要补偿以及如何补偿相关的雇员发明人。

 
 

(3)独立合同方所有的常识产权

 
 

如果目标企业所使用的专利技术或其他常识产权是由独立合同方在帮助企业设计和研发产品过程中做出的,在确定该等常识产权的权属时,应仔细审查相关的独立合同(如委托开发合同)中对研发过程中的常识产权权属的规定。

 
 

(4)其他第三方所有的常识产权

 
 

如果目标企业所使用的常识产权来自于第三方,在并购时必须认真审查相关的使用许可合同,查明许可种类,以及合同中是否存在被许可人可以对许可技术进行修改的约定,是否存在对二次开发的权利归属的约定,是否存在控制权变更条款。

 

因此,企业并购中的常识产权权属瑕疵风险主要来自于相关的合同风险以及相关国家的常识产权法律冲突(如果存在)。在并购过程中,应仔细审查和评估所涉常识产权的性质,区别所有权与使用权。

 

2.常识产权地域性风险[4] 

常识产权具有严格的地域性,是企业并购中的一个重要风险源。常识产权的地域性意味着,按照一个国家或地区的法律产生的常识产权,只在该国家或地区范围内有效。同一项技术可以在很多国家或地区取得专利,同一个商标也可以在很多国家或地区注册。因此,大型跨国企业一般都会在很多国家或地区申请专利,所谓专利圈地”,其产品也会销售到很多国家或地区,并在其产品销售地注册商标。

 

并购目标企业在某一个国家或地区获得了技术专利或产品(服务)商标,并不意味着当然获得该企业在其他国家或地区就同一技术或产品的专利权或商标权。如果企业的战略目标是多地区甚至全球范围内的专利或商标,就必须审查该专利或商标在哪些国家或地区已获得权属。

 

需要说明的是,就商标国际注册而言,只需向欧盟商标注册局递交一份单一申请就可能在所有成员国拥有注册商标。同样,向世界常识产权组织(WIPO)递交一份单一申请就可能获得全球范围的商标注册。就国际专利申请而言,按照专利合作条约(PCT),在任何一个PCT成员方提出的一项专利申请,可以被作为在其他成员方进行后续国家阶段申请的基础。申请策略取决于申请人的发展选择、战略需要和付费能力。

 

常识产权地域性特点决定了海外并购中目标所在国常识产权律师的介入必要性。

 

3.常识产权时间性风险

常识产权具有严格的权利保护期限超出这一界限,法律对于相应的常识产权不再给予垄断性保护。

 

在企业并购过程中,应当确定所要收购的常识产权是否在法律保护的有限期限内以及其有效期限至何时为止,是否可以续展以及如何续展,是否存在障碍和续展的费用等。转让方是否按时缴付了专利的年费,专利是否仍然有效,商标是否还在保护期内。以上直接决定了该项常识产权保护的范围和强度,并且会对收购价格的形成产生影响。

 

4.常识产权诉讼或无效争议风险

在并购前,应评估目标企业近五年内作为原告或被告参与的、已结案的或正在审理的诉讼案件情况,包括调查案件性质、诉讼法律关系和结案情况,以了解目标企业常识产权经营管理的状况和基础。

 

如果目标企业常识产权的所有权或/和有效性被第三方提出法律质疑,收购方应当分析其中的争议焦点和可能的结果,尤其是目标企业可能要承担的责任的大小、其对目标企业常识产权的影响、以及对收购方购买、运营所涉常识产权会造成何种影响。

 

对于目标企业涉及的国际专利诉讼,应当对原告的具体诉讼目的进行分析,是为了确定权属,或是迫使目标企业与之商谈许可事宜,或是通过诉讼或的高额赔偿等等,从而进一步评估并购中的常识产权法律风险的强弱。

 

此外,收购方还应当调查和评估目标企业正在申请、审查过程中的常识产权状况。例如,驰名商标的申请与认定情况,发明专利的申请与审查情况等。通过调查官方的审查意见、目标企业的答辩意见和利益相关人的质疑意见,查明可能存在的常识产权争议风险。

 

 

 
 

对于上述四种法律风险的评估主要通过常识产权尽职调查完成。企业应首先确定目标企业的目标常识产权,然后选择交易方式(资产收购或者股权收购)。第三步应确定交易中具有实质意义的常识产权,审查该常识产权的相关材料,注重评测上述四种可能的法律风险。最后方能确定并购价格,基于尽职调查的结果制定最终的并购方案。

 

(三)常识产权法律调查

常识产权法律调查主要是对目标企业所在国与并购有关的法律法规进行调查,包括所在国的各项法律规制、技术进出口管制条例、和各类涉及安全的审查与调查程序等,同时还需要关注法律法规未涉足的风险,以及法律未禁止规定和政策稳定性、连续性等问题。

 

以美国为例,美国商务部公布的管制清单规定航空发动机、先进导航系统、激光器、水下摄像机及推进器等多个大类的美国高科技产品及其技术不得对中国出口。美国的这种出口管制有一整套体系,其商务部通过《出口管制条例》(Export Administration Regulations)简称EAR对高科技技术进行管制;而国务院则通过 《国际管制武器条例》(International Traffic in Arm Regulations)对军事方面的技术进行管制。拿管制民用技术的《出口管制条例》来说,为确保国家安全,美国商务部耗费巨资制定了一套严密的出口管制条例。通过数千页精心设计的文件、数据和制度,从流程、分类、法制、国别将个人和组织的出口行为和所涉及到美国原产地、美国常识产权的技术和产品都纳入了管制范围。

 

需要特别注意管制条例中的出口(Export)不仅包括传统意义的出口活动,而且还包括在美国国内把美国的技术转移给外国人的行为,即“Deemed Exports”

 

此外,从权利主体看,目前有不少专利技术在其发明创造过程中,往往有很深的政府资助背景,在接受资助时往往需要同意具体的国家安全控制,这些专利的对外许可和转让就会受到技术资助开发协议和国家相关部门的审查和许可。

 

所以中国企业海外并购外国企业的过程中是否能成功获得其先进的技术,并购方(中方)的常识产权尽职调查中必须要重视研究目标企业所在国的的出口管制条例对国际并购交易产生的影响。在并购中,企业要详细排查相关协议和相关法律、政策,具体到该主体所在的地方法规、政策等,排除所有转让限制。

 

同时也需要注意目标企业已有的常识产权许可等协议是否存在违反法律的风险。中国企业并购海外企业中, 尤其要注意目标企业签署的常识产权许可等协议是否违反所适用的反垄断法等相关法规,比如限制研发改进,限制购买竞争技术,限制被许可方购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员限制被许可方实施技术生产产品或者服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场限制被许可方购买原材料,产品及设备的渠道或者来源,禁止常识产权接受方对合同标的技术常识产权的有效性提出异议等。这些条款都是明显违法无效的,一旦发生诉讼势必会直接损害并购方中国企业的利益。

 

 

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并购中的管理

 

并购中管理是常识产权并购过程中的重要内容之一,主要涉及并购谈判、并购交易条款的确定、并购价格的确定等。

 

(一)常识产权谈判和准备收购协议

完成常识产权尽职调查后,常识产权律师在随后的常识产权谈判中,还需要进一步确定常识产权的交易结构,准备收购协议中相关的常识产权交易条款,确保交易安全。

 

当出卖方仅出卖部分业务,而不是企业全部时,应与目标企业商谈常识产权的交易结构,明确出售部分的常识产权与不出售业务部分常识产权,确认收购方所获常识产权的权利范围和使用方式,以及目标企业仍继续使用的常识产权的权利范围和使用方式。

 

在收购协议条款中必须包含目标企业对常识产权的陈述和保证。陈述和保证设计、撰写得越严密、越周全就越有利于购买者。只有经过尽职调查,才能有针对性地设计陈述和保证,保证购买者获得希望的常识产权。陈述和保证虽然不能对抗第三方,但能够敦促目标企业履行承诺。

 

但仅仅依靠陈述和保证,依靠对权利的声明和放弃是远远不够。在中国的常识产权法律体系下,专利和商标的转让必须经过常识产权局和商标局的批准后才生效,专利和商标的许可合同也是经过备案后才能对抗第三人。版权的转让虽然无需版权局批准,但经过版权保护中心登记变更版权所有人并公告后的公信力才会更强,权利的法律状态才会更稳定。所以在常识产权谈判并准备收购协议时,务必把常识产权转让合同的生效或许可合同的备案作为整个交易的前提条件之一,或者至少需要明确约定转让方在转让备案、登记、变更等程序中提供必要协助的义务。目前实务界比较常用的办法是,在签订转让协议的同时,就转让后续需要完成的官方事项,提前做出安排,一次性签署所有需要签署的文件。

 

(二) 并购价格

并购价格决定于目标企业所拥有的常识产权资源量,包括数量和质量。基于常识产权的并购中,并购价格往往是溢价交易,虽然溢价交易与并购是否为并购者创造价值之间没有明显的相关性,但从并购绩效的角度,并购者必须考虑并购后所获得的常识产权能产生的预期协同的当前价值大于支付溢价。

 

并购价格的确定往往是一个谈判问题,但在双方认可的情况下,也可以参考第三方评估机构的评估价格。并购方为了了解拟受让常识产权的市场价值,也可以自行聘请国内有资质的无形资产评估机构进行价值评估,不过目前的现实情况是国内常识产权评估制度正处于形成阶段,评估中的技术问题、评估的可操作性等基本问题还有待解决,针对常识产权的特殊性,还应当从评估方法的应用、评估标准的完善、折现率的选取、必要信息的披露等方面做出努力,以期常识产权评估日渐规范化和科学化。[5]

 

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并购后的整合

 

并购后的常识产权整合战略实质上是目标企业与并购者之间的常识产权资源转移及价值创造过程。中国企业海外并购完成以后,应根据企业自身的发展战略与并购目标,进行对并购企业的整合并且不断完善常识产权管理制度。[6]

 

 

并购后的企业整合方式主要有三种

? 1、吸取整合:在这种整合方法下,被并购企业的组织完全融入并购企业中,随着组织的转移,目标企业所拥有的常识产权资源也随之转移到并购企业中,与并购者之间的常识产权资源形成互补优势,从而创造可持续的竞争优势。多用于以商业秘密的获取为目标的并购。

 

? 2、控制整合:在控制型整合中,并购者与被并购者的战略依赖性不强,组织独立性也不强。通常情况下,由于这种不强的依赖性和独立性,导致目标企业的组织可能很难真正融入并购企业中。那么,并购者的常识产权资源也因此丧失了其市场作用,包括其在并购前对并购者造成的威胁。一般来说,以扫除技术研发和产品创新中的专利阻碍或者市场开拓中的商标障碍为并购意图的并购比较适合采用这种整合方法,从而消除其对并购者可能存在阻碍。如大量的小型创业型创新企业,由于拥有阻碍大企业发展的障碍专利而可能被并购,并购后的整合往往采取控制型的整合方法。

 

? 3、共生整合:并购者与被并购者之间的战略依赖度较强。同时,两者的组织独立性也要求较强。这就使得各自所拥有的常识产权资源依然在不同的组织中进行运作,只是在不断的组织协调过程中发生常识产权资源的优化配置和融合,从而慢慢实现常识产权资源的转移和价值创造的过程。在原有的技术基础上进行相关产品的新开发或者新市场的开发,如海外市场的开拓中,为了获取新的研发资源或者市场资源而进行的以获取专利技术或者商标为并购意图的并购活动适合于此种并购整合方法。

此外,海外并购后还需要对常识产权进行监测和预警,具体包括以下三个部分

 

? 1、维护及续展:针对商标问题,需要根据东道国法律要求及时做好日常维护(交纳维护费用等)、续展工作及其他当局要求的工作,防止被取消。以商标问题为例,通常东道国可能会规定在三年内不使用会面临被取消的风险。

 

? 2、侵权监控:如果发现涉嫌侵权行为及时通过当地行政及司法救济手段对相关常识产权进行有效保护。

 

? 3、侵权预警:可参考北京市常识产权局制定的《企业海外常识产权预警引导规程》深圳常识产权局制定的《企业常识产权海外维权指引》,建立和完善预警机制。

 

结语

 

最后,并购后还应该定期开展专利稽核,大企业在常识产权方面的支出越来越成为企业财务的重要负担。据统计,跨国企业从获得一项专利开始,到专利超过有效期失效为止一般花费是25-50万美金。一家有上百件专利的企业,专利的维护费用巨大。然而,仔细分析并购的专利资产组合会发现大量是不必要的“垃圾”专利,大部分企业拥有的上千个专利都有很大的删除空间。为此,专利稽核的价值和意义显得格外突出。美国陶氏化学企业通过专利稽核,减少了1.3万项专利,马上节省了将近5000万美金的许可费用和税款。中国企业海外并购目标企业以后,也应当定期展开专利稽核,清理不必要的专利,减轻企业负担。

 

注:

[1] 深圳市常识产权局《企业常识产权海外维权指引》第二十五条【常识产权布局】企业应加快常识产权海外布局的步伐,重点在重要市场国、目标市场国和竞争对手所在国等申请或获取相关常识产权,为商业竞争做好准备。

 

 

[2] 由于转让协议签署的瑕疵以及未能及时向中国商标局办理转让核准,苹果最终以6000万美金和解金额获得了iPad商标所有权。

 

[3] 北京市常识产权局《企业海外常识产权预警引导规程》第五条企业预警机构的职能一般包括:

(一) 定期与研发、市场等相关部门进行沟通和交流,了解并确定企业重大研发方向和目标市场;

(二) 搜集和检索与企业经营生产相关的专利信息,掌握竞争对手的境外专利布局;

(三) 对检索到的专利进行重点分析,自行或委托外部专利律师出具专业的分析报告,确定风险等级,拟定应对方案;

(四) 遇到专利风险时,迅速制订预警预案,将结果尽快反馈给决策层,并且制订和调整相关策略。

 

 

[4] 北京市常识产权局《企业海外常识产权预警引导规程》第二十二条:专利权具有地域性,每个国家和地区都有自身的专利法以及审判体系,企业应全面了解并合理运用产品出口相关国家或地区的专利侵权判断原则,才能获得准确的专利侵权分析结果。

 

 

[5] 2014年11月5日,国务院总理李总理主持召开国务院常务会议作出相关部署,其中提到,三要建立国家科技重大专项和科技计划常识产权目标评估制度,促进创新成果转移转化。针对重大产业规划、政府重大投资活动等开展评议,规避常识产权风险。

 

[6] 深圳市常识产权局《企业常识产权海外维权指引》第二十九条:【管理能力提升】企业应建立并不断完善常识产权管理制度,重视常识产权战略,提升常识产权检索分析能力、侵权判断能力和谈判能力等,在开拓国际市场中不断利用已建立的常识产权制度有效化解风险,保护自身权益。

 

 

特别声明:

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